ещё
свернуть
Все статьи номера
2
Февраль 2017года
Excellence in tools
Юридическая консультация

И не введите нас в заблуждение. Обзор судебной практики

Контрафакт — поддельный товар низкого качества. При его создании нарушаются интеллектуальные права, используются чужие дизайнерские или технические решения. При этом производители пытаются зарегистрировать логотип, практически неотличимый от какого-либо узнаваемого бренда. Конечно, борьба с контрафактом ведётся уже на этом этапе — Роспатент в данном случае руководствуется статьёй Гражданского кодекса РФ о введении потребителя в заблуждение. Итак, кому могут отказать в регистрации товарного знака? Рассмотрим и букву закона, и типичные спорные ситуации.

Олеся Петренко, руководитель отдела анализа судебной практики и проблем правоприменения Арбитражного третейского суда города Москвы

Регистрация товарного знака

В соответствии с Гражданским кодексом исключительное право на товарный знак удостоверяется свидетельством. При этом правила ГК РФ о товарных знаках применяются также и к знакам обслуживания, т. е. к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых работ или оказываемых услуг.

Госрегистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ, для чего юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями подаётся заявление в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). В случае отказа заявитель вправе обжаловать это решение в судебном порядке.

Основания для отказа

Ст. 1482 ГК РФ содержит перечень оснований для отказа в госрегистрации товарного знака. Одно из безусловных оснований — это случай, когда обозначение представляет собой или содержит элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно продукции либо её изготовителя.

Например, товарный знак может вызывать ассоциацию с определённым качеством продукции, её производителем или местом происхождения, которые не соответствуют действительности1.

И если таковым оказывается хотя бы один из элементов обозначения, то оно признаётся ложным или вводящим в заблуждение. То же самое касается и элементов обозначений, которые могут обмануть потребителя через вызываемые ими ассоциации. Подобные варианты, как правило, не являются очевидными и имеют вероятностный характер.

Судебная практика

Для отказа в регистрации товарного знака экспертиза должна установить, что при восприятии данного обозначения в сознании потребителя через ассоциации может создаваться представление о месте нахождения изготовителя или производства товара, которое не соответствует действительности, и тем самым клиент может быть введён в заблуждение. Суды выработали целый ряд правовых позиций в отношении подобных случаев. Так, отказ в регистрации считается правомерным, если:

  • обозначение является широко известным;
  • обозначение сходно до степени смешения с другим товарным знаком, который уже используется (при этом с правовой точки зрения не имеет значения, применялось ли оно ранее иностранной или российской компанией, т. к. определяющим фактором является его известность российским потребителям и возможность возникновения у них ассоциаций об оказании услуг или выпуске товаров иным производителем, нежели заявитель; для признания сходства обозначений достаточно уже самой опасности, а не реального смешения в глазах потребителя (см. пример 4);
  • товары являются однородными с продукцией другой компании;
  • у потребителя может возникнуть ложное представление о производителе товаров и услуг, его местонахождении;
  • невозможно установить взаимосвязь между обозначением и заявителем как производителем товаров;
  • обозначение может вводить в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Кроме того, существуют следующие правовые позиции:

1. Само по себе наличие согласия третьего лица на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака не является безусловным основанием для данной регистрации (см. примеры 1 и 2).

2. Товарный знак не должен служить средством введения в заблуждение в отношении производителя продукции.

3. Фирменное наименование и товарный знак являются разными средствами индивидуализации. Поэтому в соответствии с законодательством в области охраны товарных знаков право на фирменное наименование не может устранять основания для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренные ст. 1483 ГК РФ.

Примеры из практики

Пример 1

Арбитражный суд рассмотрел требования ООО «SBH COTРАНС» к Роспатенту о признании незаконным решения об отказе в регистрации товарного знака SBH.

Данное обозначение относилось к товарам шестого класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ) — алюминий, строительная арматура и др., а также к услугам 35-го (реклама, аудит и др.) и 37-го классов (бурение скважин, кладка кирпича и др.).

Роспатент вынес решение об отказе в регистрации по результатам экспертизы, поскольку заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение. Торговая марка SBH является широко известной и представляет оборудование для укрепления грунта, которое выпускает немецкая компания SBH Tiefbautechnik GmbH. С 1986 г. это предприятие занимается производством опалубок из сверхлёгкого алюминиевого листа. Поскольку товары российской и немецкой фирм являются однородными, продукция, маркированная обозначением SBH, будет восприниматься как изготовленная в Германии. Следовательно, российские потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя товаров, а также его местонахождения.

Суд апелляционной инстанции оставил решение в силе, дальнейшее обжалование не осуществлялось.

Пример 2

ООО «Веста Компани» заявило аналогичное требование о признании решения Роспатента недействительным. Компания хотела зарегистрировать торговую марку FALGAS, которая является широко известной и используется испанской компанией Falgas Comercial S.L., выпускающей аттракционы и развлекательное оборудование.

Суд сделал вывод, что продукция, маркированная этим обозначением, будет восприниматься как произведённая в Испании, и потребитель может быть введён в заблуждение.

Кроме того, представленные заявителем в палату по патентным спорам документы не позволили Роспатенту установить взаимосвязь между заявленным обозначением FALGAS и «Веста компании» как производителем указанных в заявке товаров 28-го класса МКТУ (качели и проч.). В удовлетворении требований было отказано.

Нужно отметить, что в данных примерах иностранные компании не возражали против регистрации прав на обозначение, схожее с маркировкой их товаров. В первом случае было представлено письмо-согласие от компании SBH Tiefbautechnik GmbH, а во втором испанская фирма Falgas Comercial S.L. ссылалась на то, что, согласно договору о дистрибьюции, заявитель обладает исключительным правом представительства и исключительным правом на реализацию договорной продукции под обозначением FALGAS на территории Российской Федерации и Республики Беларусь.

В обоих случаях суды опирались на следующую правовую позицию: само по себе наличие согласия третьего лица на регистрацию товарного знака не может являться безусловным основанием, если в результате не исключена возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Пример 3

ООО «Каргонет» обратилось в Роспатент с заявкой на регистрацию обозначения CARGONET в качестве товарного знака в отношении услуг 39-го класса МКТУ (авиаперевозки, доставка товаров и проч.).

Роспатент в госрегистрации отказал, поскольку сходное до степени смешения обозначение CargoNet используется с 2002 г. норвежской компанией CargoNet AS, осуществляющей международные железнодорожные перевозки. Этот бренд известен неограниченному кругу потребителей в нашей стране. Услуги, которые оказывает норвежская фирма, однородны услугам российской организации. В этом случае обозначение CARGONET может ввести клиентов в заблуждение — породить представление о том, что перевозками занимается непосредственно норвежская компания либо её представитель в нашей стране.

Кроме того, суд указал, что вероятность обмана потребителя обусловлена не только наличием практически идентичного товарного знака. Обозначение не может быть зарегистрировано, если оно уже известно потребителям применительно к деятельности другого лица.

Суд по интеллектуальным правам в удовлетворении требований отказал, в настоящее время подана кассационная жалоба в Президиум Суда по интеллектуальным правам.

Пример 4

В палату по патентным спорам поступило возражение от фирмы Bagi Professional Products LTD против предоставления правовой охраны торговой марке ВАМi. Данное обозначение с приоритетом от 23.03.2011 г. зарегистрировало ООО «Бест Клин» в отношении товаров 3-го класса МКТУ (чистящие и моющие средства).

Роспатент возражение удовлетворил, сочтя, что регистрация спорного обозначения не соответствует требованиям п. 3 ст. 1483 ГК РФ — введение потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

«Бест Клин» оспорила решение Роспатента в судебном порядке. Фирма Bagi Professional Products LTD, в свою очередь, представила доказательства того, что её продукция и обозначение BAGI были широко известны в России задолго до даты приоритета2 товарного знака компании «Бест Клин».

Коллегия судей установила схожесть указанных торговых марок до степени смешения, сославшись на правовую позицию Президиума Высшего арбитражного суда РФ, согласно которой для признания сходства обозначений достаточно уже самой опасности, а не реального смешения в глазах потребителя (Постановление от 18.07.2006 № 3691/06).

Суд пришёл к выводу, что компания «Бест Клин» без должной осмотрительности зарегистрировала обозначение, вводящее в заблуждение клиентов и порождающее у них ложное представление о продукции российской фирмы как продолжении ассортиментной линейки товаров известного бренда.

Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении требований, кассационная инстанция — Президиум Суда по интеллектуальным правам — оставила это решение в силе.

Пример 5

Аналогичная ситуация: спорный товарный знак Innsulekx воспроизводил обозначение, которое уже использовалось для маркировки теплоизоляционных материалов, поставляемых в Россию известной индийской компанией.

При этом суд по интеллектуальным правам отметил, что хозяйствующий субъект обязан принять исчерпывающие меры по предотвращению регистрации обозначения, при использовании которого товар будет восприниматься как продукция иного производителя. В данном случае товарный знак вводит потребителей в заблуждение, порождая у них ложное представление о товаре как продукции ведущего бренда.

Требования заявителя оставлены без удовлетворения, однако решение суда первой инстанции отменено кассационной инстанцией, поскольку дело было рассмотрено с существенным нарушением норм процессуального права, без установления статуса иностранного лица, привлечённого к участию в разбирательстве, и без оценки иных доводов. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Пример 6

ООО «Сансерите» обжаловало решение Роспатента об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения «САНСЕРИТЕ SINCERITE» в отношении товаров 33-го класса МКТУ (алкогольные напитки за исключением пива и проч.) и связанных с ними услуг 35-го класса МКТУ, по причине несоответствия требованиям п. 3 ст. 1483 ГК РФ.

Роспатент установил, что данное обозначение ассоциируется с продукцией Joseph Mellot SAS, известного винного бренда. Использование товарного знака французской компании российским предприятием, не имеющим к нему отношения, способно ввести потребителей в заблуждение.

Когда же заявитель сообщил о наличии у него исключительного права на фирменное наименование, суд отметил следующее: фирменное наименование и товарный знак являются разными средствами индивидуализации. Поэтому в соответствии с законодательством в области охраны товарных знаков фирменное наименование не может устранять основания для отказа в регистрации товарного знака, предусмотренные ст. 1483 ГК РФ.

Суд по интеллектуальным правам в удовлетворении требований отказал, кассационная инстанция оставила решение в силе, в передаче кассационной жалобы на рассмотрение в заседании судебной коллегии Верховного суда РФ отказано.

1 Пункт 37 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утверждённых приказом Министерства экономического развития РФ от 20.07.2015 № 482.
2 Дата подачи заявки на регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.